US Patent Prosecution

USPTOに対する特許の手続に関する情報を記載しました。MPEPその他の資料から得られる情報の他、筆者の個人的経験やPractitionersとのディスカッションで得た情報も載せてあります。従って、議論のないものから大いに議論が交わされうるものまで含まれています。MPEPの項目や判決等の引用の無いものは筆者の個人的経験からのものか筆者の友人等からの情報と判断ください。これらの情報を信じるか否かは読者の判断にお任せいたします。なお、記載には十分注意を払っておりますが、あくまで私個人が学習して得た情報を公開し、それに関する意見を集めて情報交換を目指すという性格上、正確性は保証できません。万一内容に起因する損害や不利益等が生じても責任は負えませんので、予めご了承下さい。

Pat Pros. à 01/16/2001 更新

Preliminary Amendmentの不受理と出願日

Preliminary Amendmentを提出する場合、前のクレーム全てをキャンセルして新たなクレームを加えるまたはそれで置き換えるという場合がある。その際、Preliminary Amendmentが先のクレームを全てキャンセルするとしか書いてなかった場合はどうなるか。1998年6月以前はそのような場合、特許庁は補正そのものを拒絶（deny entry of any amendment）していた。

ところが、1998年に出たBaxter Int’l Inc. v. McGaw Inc. 事件（149 F.3d 1321 (Fed.Cir. 1998)）で、そのような場合出願日が認定されないと判決された。この事件では、分割出願がPreliminary Amendmentと共に提出されたが、Preliminary Amendmentは全てのクレームをキャンセルするとだけ記載してあって新たなクレームを提示していなかった。その結果、第112条第２パラグラフは「少なくとも一つのクレーム」という要件を具備せず出願日が認定されなかった。この判決を受けて、1998年11月10日のOfficial Gazetteで、特許庁はそのような場合には出願日が認定されないと手続きを変更した。

しかし、昨年のExxon Corp. v. Phillips PetroleumCo.（265 F.3d 1249 (Fed. Cir. 2001)）の判決において、CAFCは、「特許庁は全てのクレームをキャンセルするとの不適法な補正が出された場合に、出願人への不利益を避けるために、その不適切な補正を拒絶してもよい（may refuse to enter an improper amendment）」と判決した。CAFCは、Baxterにおいては全てのクレームをキャンセルするとのAmendmentは入ったが、結果として出願日が認定されなかったのに対し、Exxonでは、特許庁がクレームをキャンセルするという補正そのものの挿入を拒絶したというように区別されるものであるとした。つまり、Exxonにおいては、クレームをキャンセルするという補正そのものが拒絶されたのでクレームがキャンセルされなかったことになり、§112条第２パラグラフの問題も生じない。

このCAFCの新たな判決を受けて、特許庁は1月9日にPre-Official Gazette Noticesとして、（出願と同時に提出されようが出願の後に提出されようが）Preliminary Amendmentが先のクレームを全てキャンセルすることを求めているが新たなまたは置き換えるクレームを提示していない場合は補正そのものを拒絶する（deny entry of any amendment）、との手続きをとるとアナウンスした。 Pre-OGへのリンクはこちらを。

08/23/2001 更新

USPTOにおける出願の審査の順番

アメリカの特許手続きにおいては審査請求なる手続きはなくすべての出願は審査されるので、通常は、出願された順に審査に付される。

ところが、一昨年の法改正（Patent Protection Act）で、2000年5月29日以降の出願は、特許期間の調整の対象となり、審査官は出願日より14ヶ月以内に最初のオフィスアクションか許可通知を出さなければならなくなった（それ以上かかった場合、出願は、特許期間の延長の権利が一応与えられる）。この要件を満たすため、出願順に審査するという原則を無視して、2000年5月29日以降の出願を先に審査することが起こっているという話である。現に、後から出した2000年5月29日以降の出願の方がそれ以前に出願したものより先にオフィスアクションがきている事例がある。もちろんこのような情報は、公式にUSPTOがアナウンスしているものではないことを断っておく。

07/18/2001 更新

通常特許のCPA制度の廃止

USPTOは、CPAをデザイン特許にのみ限定するという施行規則（CFR）の補正を提案しており、一般から意見を求めています。2001年6月22日付けで提案が出されており、公報には2001年7月9日に掲載されています。 http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/ab37.html

USPTOによると、CPAの対象にならない出願（2000年5月以降の出願）にCPAを申請する場合があり、かかる場合は、その出願が1995年6月8日以降の出願なら自動的に、RCEの申請とみなしてきたが、そうすると今度は、RCEの要件であるIDSや補正の提出（§1.114(b)）がなされていないため、もとの出願に対するオフィスアクションが取下げにならず、その応答期間が満了すると出願が放棄となってしまい、回復するための申請を出さなければならない、という弊害が生じているといっています。

その解決策として、CPAをデザイン特許に限定するという、規則の補正を提案しています。

なお、CPA（§1.53(d)）とRCE（§1.114）の比較は、USPTOのweb siteにでていますので、以下を参照ください。http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/aipa/comparison_of_cpa_practice.htm

07/18/2001 更新

通常特許のCPA制度の廃止

その解決策として、CPAをデザイン特許に限定するという、規則の補正を提案しています。

05/24/2001 更新

微生物の寄託

1999年のAmerican Inventors Protection Actに関連して微生物の寄託に関する規則（§1.312）が改訂になりましたが、2001年5月29日がその施行日です。

新規定は、5月29日及びそれ以降に“Notice of Allowability”が出されるすべての出願に適用されます。変更点は以下の通りです。

１．出願人が寄託を要求する“Notice of Allowability”を受けた場合、または“Notice of Allowability”の日付以降の日付のオフィスアクションを受けた場合は、寄託すべき期間に関して延長は認められなくなりました。従って、出願の放棄を避けるためには、指定された期間（３ヶ月）以内に寄託をしなければならなくなりました。

２． §1.809(d)で要求される寄託番号を追加する補正はissue feeを納付前にしなければならなくなりました。もし出願人がfeeの納付前に補正ができなかった場合は、§1.312の要求のwaiveを求めるpetitionと共に補正を出さなければなりません。

4/02/2001 更新
情報開示（IDS）様式
　２００１年４月現在の情報
　情報開示の様式が変更になった。変更になったのは、関連のある場所をページ、カラム、ライン等によって特定しなければならない点と、もし"Kind Codes"（特許の種類、通常の特許や再発行特許等の分類）が判ればそれを記載しなければならない点である。新様式は、"PTO/SB/08"である。
　なお、現時点においてはこの変更はルール化されていないため、従ってこれに従うことは要求されてはおらず引き続き旧様式（Form 1449）を用いることができるという情報である。新様式においては関連箇所を特定しなければならないが、もし関連箇所を不適当に特定すると不公正行為"inequitable conduct"になるおそれがある。従って個人的な意見としては、ルール化されるまで旧様式（Form 1449）を用いるのが賢明と思われる。
　新様式は以下のPTOのサイトで見ることができる。　http://www.uspto.gov/web/forms/sb0008.pdf
　またKind Codes は以下のPTOのサイトで見ることができる。　http://www.uspto.gov/web/forms/kindcodesum.html