US IP Case 最近の判決 à 12/27/2001 更新
Special Devices, Inc. v. OEA, Inc., (01-1053, -1078, 10/26/2001, Fed. Cir. 2001)
On-sale barが争われた事件である。
問題となった特許は、OEAが有するUSP No. 5,404,263で、自動車のエアバッグの”all-glass header”に関する発明である。争点となったのは、出願日〈1992年8月27日〉の1年より前に、OEAが、外部のサプライヤー（Coors Ceramics Co.）と交渉し（1991年5月）、大量生産の注文をし（1991年6月）、実際に製品を納品し（1991年7月）、そして製品の納入の後に契約条項に同意しCoorsとの間で契約を結んだ。これらの行為が、”On-sale bar”に該当するかが争われた。なお、OEAはこれらの行為を、出願経過においてPTOに開示しなかった。
OEAは、原告であるSpecial Devicesに特許侵害しているとの意見を付けた警告状を送った。それに対応して、Specialは、特許無効で非侵害との確認判決を求めてカリフォルニア地裁に提訴した。
Specialは、Coorsの行為は”on-sale”に該当し、特許は無効であるとの主張を行なった。地裁は、Specialの主張を認め特許を無効とし、非侵害と判決した。それを不服として控訴されたのが本事件である。
OEAは、CoorsはOEAに製品を供給しているので、”supplier”
exception （供給者の例外）が適用されるべきであると主張した。CAFCは、on-saleの行為は、発明者、供給者、第三者のいずれの行為であるかは問題でないとして、OEAの主張を退け、特許無効との地裁の判決を支持した。
US IP Case 最近の判決 à 12/24/2001 更新
J.E.M. AG Supplu, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int’l
Inc., (No. 991996, 12/10/2001, Sup. Ct. 2001)
植物の保護に関して、特許法（Utility Patent）と、1930年の植物特許法（Plant Patent Act (PPA)）及び1970年の植物種の保護法（Plant
Variety Protection Act (PVPA)）の関係が争われた最高裁の事件である。判決は、６：３となっている。
Pioneer社は、同系交配及び雑種交配のコーン種に関して17の実用特許（Utility Patent）を有していた。Pioneer社は、それらのコーン種を、「穀物または飼料の生産のための使用にのみ許可するものであり、種の繁殖や雑種等の生産には用いてはならない」というラベルを貼った袋にいれて販売していた。JEMは、Pioneerからラベルを貼った袋に入ったコーン種を買ってそれを販売した。Pionnerは、JEMを特許侵害で地裁に訴えた。
特許法と、PPAまたはPVPAの大きな違いは、特許法が”asexual”（無性生殖）で繁殖する植物を保護するのに対して、PPAまたはPVPAは”sexual”（有性生殖）で繁殖する植物を保護する。しかし、多くの植物が、asexuallyでもsexuallyでも繁殖できる。Pionnerのコーン種もいずれでも繁殖できた。
JEMは、PPAまたはPVPAによって保護される植物（sexuallyに繁殖できる植物）は、実用特許の保護対象外であるので、Pionnerの特許は無効であり非侵害であるとの主張を行なった。地裁は、実用特許の第101条の保護対象は、PPAまたはPVPAで何ら制限されるものではないとしてJEMの主張を退けて特許侵害との判決を出した。それを不服として、JEMはCAFCに控訴したが、CAFC’も地裁の判決を支持した。それを不服として最高裁に上告されたのが本事件である。
最高裁は、各法律の立法経過と法律そのものを検討し、以下のように述べている。PPAは1930年に施行されたが、その保護対象は特許法による植物の保護に比べて非常に限定されたものである。またその後の1952年に特許法が改正され植物に関する保護は特許法の15章として編纂されたが、この改正は特許法による植物の保護を変更するものではない。また、1970年にPVPAが施行されたが、立法経過および法律に特許法の保護対象を制限するような部分はない。従って、PPA及びPVPAは特許法の植物に関する保護対象を制限するものではないとしてCAFCの判決を支持した。
（反対意見）3人の判事が反対にまわった。反対意見では、後に制定されたより特定の法律は、通常それ以前のより一般的な法律より優位に立つ。そして、PPA及びPVPAは、特許法に比べて植物の保護に関しては、特定法に該当するので、PPA及びPVPAの保護対象となる植物は特許法の保護対象から外れると解釈するのが妥当であると述べている。それ故、Pionnerの植物は特許法の保護対象ではないと述べている。
US IP Case 最近の判決 à 12/20/2001 更新
Rexnord Corp. v. Laitram Corp., (00-1395, 11/15/2001, Fed. Cir. 2001)
クレーム解釈が争われた事件である。
問題となった特許は、Rexnordが有するUSP No. 5,634,550特許で、食品の瓶詰め及びパッケージングに用いる、瓶を輸送するコンベア、特には輸送経路を90度の角度で変更できるコンベア装置に関する発明である。
問題となったのはクレーム中の、”a link module portion”と”a cantilevered portion”という文言で、これらの”portion”は、分離されたもの（”separate”）でなければならないのか或いは一体化されたもの（”integral”）をも含むのかが争われた。被告の製品は、”link module portion”と”a cantilevered portion”が一つの部品から形成されていた。
地裁は、明細書中に詳細に記載されておりそして図面にかかれているのは2つの部品からなる実施例のみであること、及び拒絶理由に示された審査官の陳述に基づいて、それらの部分は別個のものから構成されるとして非侵害との略式判決を出した。それを不服として控訴されたのが本事件である。
CAFCは、クレームは明細書の教示に基づいて解釈されなければならないが、明細書の実施例に限定して解釈してはならないとした。CAFCはまた、発明者が、明細書の記載を通して、"In one embodiment . . .",
"Before one embodiment . . .", "of other embodiments . .
.", "of a preferred embodiment . . ."または"In the particular embodiment. . . ." という表現を用いていること、および、 明細書の好ましい実施例の記載の部分で、"it
is to be understood that the invention is not limited in its application to the
details of construction and the arrangements of components set forth in the
following description or illustrated in the drawings."といってことも発明が種々の方法で具現化されることを示しており、限定解釈すべきでないことを裏付けていると述べている。
またCAFCは、審査官が拒絶理由中で述べているのは、クレームの記載が不正確であるということで不当に広いといっているのではないとして、”separate”に限定解釈するのは拒絶理由から支持されているとする地裁の判断を誤りとした。
その結果、地裁の判決を破棄して、CAFCが示したクレーム解釈に基づいて再度審理すべく地裁に差し戻した。
US IP Case 最近の判決 à 12/17/2001 更新
Space Systems/Loral, Inc. v. Lockheed Martin
Corp., (00-1269, 11/13/2001, Fed. Cir. 2001)
“on sale”による新規性の喪失が争われた事件である。
問題となった特許は、Space System/Loral (SSL)社が有する、USP No. 4,537,375であり、衛星の位置と方向の制御システムに関する発明である。375特許の出願日は、1981年4月21日であるので、“on sale”の判断基準日は、1982年4月21日である。
問題となった事実は以下のとおりである。Ford AerospaceとSSLの前身であるCommunications Corp.とSociJtJ Nationale Industrielle Aerospatiale社が、衛星システムの開発に関して契約を結び、Fordが衛星の制御システムを含むいくつかの点に関して開発責任を負っていた。Fordの従業員（Chan）が制御方法に関して発想をし、1982年3月19日にその発想を記載しかつそれをどのように達成するかを提案した書類をAerospatiale社に送った。その書類にはラフなスケッチとChanが予想したシステム開発の費用が記載されていた。地裁は、この書類を送った行為が、“on sale”に当たるとして特許を無効と判断した。これを不服として控訴されたのが本事件である。
CAFCは、“on sale”に関する最高裁のPfaff事件を引用して、“on
sale”となるための要件の一つである、”ready
for patenting”に言及した。そして、”ready
for patenting”であるためには、発明者が特許出願を準備できる、すなわち、第112条で要求されている「実施可能な開示」でなければならないとした。そして、本件のような複雑な技術では、発明者自身がその発明が動作可能か否かはっきりしない、実施可能段階まで達していない単なる発想のみでは、”ready for patenting”な発明ではないとした。その結果、“on sale”には該当しないとして地裁の判決を覆して、更なる手続きを進めるべく地裁に差し戻した。
(コメント) Pfaffにより“on sale”の２つの要件が最高裁により示された。しかし最高裁は、発明が”ready for patenting”であるためにはどのような状態でなければならないかは示さなかった。今回、CAFCがその判断基準として、”ready for patenting”であるためには、その開示が、第112条で要求されている実施可能な開示でなければならない、ということを示した。
US IP Case 最近の判決 à 12/14/2001 更新
Sallen v. Corinthians Licenciamentos LTDA, (01-1197, 12/05/2001, 1st Cir. 2001)
ドメインネームに関して出されたWIPOの仲裁決定の是非をアメリカの裁判所で争えるかが争われた事件である
Sallenは、corinthians.comというドメインネームをネットワークソリューションズ（NSI）に登録したが、それに対して、ブラジルの有名なサッカーチームがブラジルで登録してあるそこの商標であるCorinthians（英語読み、実際はブラジル語で、Corinthiao）と混同を生じるとして、ドメインネームの移転を求めた。NSIの登録に関する契約に従って、UDRP（Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy）の下、WIPOで仲裁が行なわれ、Sallenに悪意等が認定され、Cybersquetterとされてドメインネームの移転の裁定がおり、移転が行なわれた。
これに対して、Sallenは、ACPA（Anticybersquetteing
Consumer Protection Act）の下で認められた（ACPAでは、商標権者のanticybersquetting規定の乱用によるドメインネームハイジャッカーの防止策として、移転を命じられたドメインネームの登録者が、ドメインネームの取り戻しを求めて提訴できると認めている）裁判所の提訴の権利に従ってマサチューセッツの地裁に移転されたドメインエームを再びSallenに戻すよう求めて提訴した。Corinthians
Licenciamentos （CL）は、WIPOで裁定が下りており、CLはACPAの下では移転を求めていないのでSallenはWIPOの裁定を争う権利がない。また、仮に地裁への提訴の権利があったとしても、SallenはNSIとの間で仲裁によって解決すると契約を結んでいるので、Sallenは地裁へ提訴する権利を放棄していると主張した。
地裁は、CLはACPAの下で救済を求めていないので地裁は裁判管轄権がないとして訴訟を却下した。それを不服として控訴されたのが本事件である。
第一控訴裁は、ACPA及びUDRPの解釈を行い、ACPAは、仲裁によりドメインエームが移転された場合の登録者による提訴の権利を認めており、その仲裁にはWIPOの仲裁も含まれるとしてSallenには裁判所に提訴する権利あるとした。その結果、地裁の判決を破棄し再度審理すべく地裁に差し戻した。
なお、裁判所は、WIPOは既存の法律を適用するだけで新しい法律は作らないので、アメリカの裁判所によるACPAの解釈がWIPOによるUDRPの解釈に取って代わるものだと述べている。
（コメント：NSI等の主要な登録サービス機関はアメリカにあるため、アメリカの裁判所の判決はそこを拘束する力を持つことになる。従って、WIPOの仲裁で解決しても、それで終らず、結局、再度アメリカの裁判所で争うことになるように思われます。また、アメリカの裁判所によるACPAの解釈がWIPOのパネルによるUDRPの解釈に取って代わることができるという意見を聞くと、アメリカだけで勝手に法律を作って動かしているように感じるのは私だけでしょうか。）
US IP Case 最近の判決 à 12/11/2001 更新
Rhone-Poulenc Agro, S.A. v. DeKalb Genetics
Corp., (00-, 11/19/2001, Fed. Cir. 2001)
「善意の購入者」の防御が争われた事件である。
問題となった特許は、Rhone-Poulenc Agro (RPA)が有する、USP No.5,510,471特許 (これはその後、再発行特許、RE 36,449として再発行された)であり、遺伝子操作コーンの遺伝子に関する発明である。
RE
36,449に関しては、DekalbがRPAよりライセンスを受けており、MonsantoがDekalbよりサブライセンスを受けていた。
この特許に関しては一緒に争われている事件があり、それに関して、同日（11/19）にCAFCにより、RPAからDekalbへのライセンスは詐欺行為によったとして、ライセンス契約は無効された。
RPAは、RPAよりDekalbへのライセンスが無効となので、Monsantoはライセンシーではなく、Monsantoの行為は特許侵害に当たると主張した。これに対してMonsantoは、「善意の購入者」の防御を主張し、地裁はその主張を認めた。それを不服として控訴されたのが本事件である。
CAFCは、Heidelberg Harris事件（この事件では、詐欺により発明者より譲渡を受けた特許権者が第三者にライセンスを行なっていた。第三者は、「善意の購入者」の防御を主張しそれが認められた）を引用し、詐欺行為により譲渡を受けたかライセンスを受けたかを区別する理由はないとした。そして、Monsantoは、Dekalbが詐欺行為によりライセンスを受けていることを知らず、かつDekalbに対価を払ってサブライセンスを受けているので、「善意の購入者」の防御が有効であるとして、RPAの主張を退け、地裁の判決を支持した。
US IP Case 最近の判決 à 12/09/2001 更新
Rhone-Poulenc Agro, S.A. v. DeKalb Genetics
Corp., (00-1218, -1350, 11/19/2001, Fed. Cir. 2001)
ライセンスに関する詐欺行為と特許侵害が争われた事件である。
Rhone-Poulenc
Agro (RPA)とDeKalbは、除草剤に耐性の遺伝操作コーンの共同開発を行なっていた。具体的は、1991年にRPA、Dekalb及びCalgene間で結ばれた契約に基づいて、RPAが遺伝子操作をして耐性遺伝子を組み込んだ遺伝子を作り出し、DeKalbがそれを用いて遺伝子導入をして遺伝子操作コーンを作成していた。その後、1992年に、RPAとDeKalb間で会合がもたれ、PRAがDeKalbに新しい遺伝子を提供し、それを用いてDeKalbが実験を行いその結果をRPAに報告するという合意がなされた。1993年と1994年にDeKalbは温室内実験に成功したとPRAに報告し、そして1994年の夏に屋外実験を行なうと報告していた。DeKalbは、1994年の夏にハワイで実験を行い成功したが、その結果についてはRPAに報告しなかった。その後、1994年の終わりに、前の契約を解除して、RPAとDeKalbは新しい契約を結んだ。その新たな契約は、RPAが提供した遺伝子に関する技術に対して、DeKalbがワールドワイドの支払済みの使用権及びサブライセンス権を有するというものであった。契約中で示された技術は、RD-125と命名された遺伝子構造を含んでおり、それらはUSP No.5,510,471 (これはその後、再発行特許、RE 36,449として再発行された)にカバーされていた。
PRAは、1994年の契約は、1994年の屋外実験の結果を隠して、DeKalbはPRAに不当に結ばせたものであるとして、賠償とその契約の撤回を求め、加えてトレードシークレット違反、特許侵害でDeKalbを訴えた。
地裁において陪審は、DeKalbの詐欺行為を認め、1500万ドルの不当利得賠償、1ドルの名目上の賠償及び5000万ドルの懲罰賠償を認める評決、及び1994年の契約は無効であるとして、トレードシークレット違反、特許侵害の評決を出した。地裁もその評決を認めた。
これを不服として提訴されたのが本事件である。
CAFCは、詐欺行為に関しては裁判が行なわれたノースカロライナの法律を適用し、証拠より詐欺の意図が認められ、またもしRPAが1994年の結果を知っていればそのような契約は結ばなかったであろうとして、PRAの主張を認め、そして賠償額も支持した。地裁の裁判において、DeKalbは結果を報告しなかった理由としてFlick博士が「報告は長い手紙となってしまうので報告しなかった」と証言している。しかし、地裁は、証言を録画したビデオに写ったFlick博士の態度は、「合理的に詐欺の意図があったと解釈できるものである」とコメントしている。
DeKalbは、懲罰賠償が名目上の賠償に比べて高すぎ、憲法のデュープロセスに違反すると主張した。しかしCAFCは、補償賠償（本件では、不当利得賠償）と比べるものだとして、その差はデュープロセスに反しないと結論した。
またCAFCは、1994年の契約撤回されるべきものなので、RPAがDeKalbに与えた情報をDeKalbが使う権利はないとしてトレードシークレット違反を認め、そして特許侵害も認めた。DeKalbは、進歩性無しで特許無効との抗弁を行ったがこれは理由なしとされた。
US IP Case 最近の判決 à 12/06/2001 更新
McGinley v. Franklin Sports, Inc., (00-1324, 01-1113, 08/21/2001, Fed. Cir. 2001)
地裁のJMOLの判断が正しかったか否かと、進歩性が争われた事件である。
問題となった特許は、McGinleyが有する、USP No. 5,407,193であり、種々の球を投げるためにはどのようのボールを握ればいいかを示す、「指を置く位置がプリントされた」野球のボールに関する発明である。
McGinleyがFranklinを特許侵害で訴えた。裁判では、陪審による事実審理が行なわれ、陪審は、特許は有効であり故意侵害との評決を出した。その後のJMOLの申請を受けて、地裁は、陪審の評決を無視して特許無効との判決を出した。これを不服として控訴されたのが本事件である。なお、裁判所で問題となった先行技術は、出願経過において既に引用された先行技術である。
CAFCは、進歩性の判断においては先行技術が組み合わせを示唆しているか否かが重要な点であり、これは事実問題であるとした。それ故、陪審が行なった事実審理の結論を、JMOLによって無視することは適当でないとした。また、本件においては、先行技術にはそのような組み合わせを遠ざける示唆（teach away）があるので、組み合わせの示唆は無いと認めた。その結果、地裁の判断は誤りであるとして、地裁のJMOLの判断を破棄した。
なお、本件においては、Michel判事が反対意見として、先行技術は組み合わせの示唆をしているので進歩性なしとの地裁の判決は正しいと述べている。
US IP Case 最近の判決 à 12/04/2001 更新
Maynard v. Philadelphia Cervical Collar Comp.
Inc., (00-1555, 08/15/2001, Fed. Cir. 2001)
(non-precedential)
ウェブサイトを運営する被告に対して、Maynardが居住するケンタッキー州が人的裁判管轄権を有するかが争われた。
被告はウェブサイトを運営しており、また製品の販売も行なっていた。原告は、ケンタッキー州が人的裁判管轄権を持つ根拠として以下の3つの主張を行なった。（１）被告は原告にビジネスを提案する手紙を送った。（２）被告はインターネットのウェブサイトを運営している。（３）被告は被告の製品を原告に売った。
CAFCは、それぞれの主張に対し以下のような分析を行い、裁判管轄権無しとの地裁の判決を支持した。（１）被告が原則に送った手紙は単なる通信文にすぎず、またそれは特許侵害が主張される2年以上も前であり、訴状が提出される6年以上も前である。（２）被告は、通常のアクセスが可能な単なる情報提供のウェブサイト（受動的ウェブサイト）を運営しているに過ぎず、裁判管轄権を認めるには不十分なかかわりである。（３）原告は被告の製品を第三者を通じて注文しており、製品を商品の流通経路に置くだけで裁判管轄権を認めるには不十分である。
US IP Case 最近の判決 à 12/01/2001 更新
Masimo Corp. v. Mallionckpodt Inc., (01-1038, 08/08/2001, Fed. Cir. 2001)(non-precedent)
クレーム解釈、特にはクレームの文言の限定解釈が争われた事件である。
問題となった特許は、Masimoが有するUSP No. 6,036,642であり、酸素濃度計に関する発明であり、特には動脈の血中酸素飽和レベルに関する情報を含む信号からノイズを除去する酸素濃度計に関する発明である。
問題となったのは、クレーム中の”adaptive filter”という文言であり、これが”adaptive noise canceler”に限定解釈されるかが争われた。地裁は、そのように限定解釈し、非侵害との略式判決を出した。これを不服として控訴されたのが本事件である。
CAFCはまず明細書の記載に注目した。そして、明細書においては、繰り返し信号からノイズを除去するのに”adaptive
noise canceler”が用いられており、それ以外のフィルターについては指摘されておらず、明細書は本発明を”adaptive noise canceler”を用いた発明と特徴付けているとした。
Masimoは、”Summay of Invention”中で、mayを用いた表現（”[t]he adaptive signal processor may comprise an adaptive
noise canceler” ）になっていることを根拠に、限定解釈すべきではないと主張した。しかし、CAFCは、”may”を用いていることは、本発明を”adaptive noise canceler”に限定しているとする明細書の示唆を覆すものではないとした。
CAFCは次いで出願経過に注目した。そして、出願人が、”adaptive filter”と ”adaptive noise canceler”を相互に置き換えて使っていることに注目し、出願人はそれらの語に同じ意味を与えているとした。
CAFCはさらに、クレームの書き方に注目した。独立クレームであるクレーム16においては、”adaptive filter”が用いられていたが、それに従属するクレーム18、19、21では、”said
adaptive canceler”とされていた。それ故、出願人はこれらの語を同義に用いているとした。
そして地裁のクレーム解釈を正しいとして地裁の判決を支持した。
（コメント）非先例扱いの判決であり、これ以降の判決に対して拘束力は持たないが、明細書・クレームの記載の仕方や審査経過での応答の仕方における注意を喚起するものとして参照されたい。
US IP Case 最近の判決 à 11/28/2001 更新
Pall Corp. v. PTI Tech. Inc., (00-1203, -1215, 08/07/2001, Fed. Cir. 2001)
クレーム解釈が争われた事件である。
問題となった特許は、PTIが有するUSP No. 4,663,041特許と、Pallが有する4,609,465特許である。最初、PTIが041特許の特許侵害でPallを訴えた、これに対してPallがPTIを465特許の特許侵害で訴え返した。
041特許は、フルオロカーボン樹脂で作られたフィルターに関する発明である。問題となったのは、クレーム中の、フィルターの「ネットサポーターが、PFA、PEP又はEPEのいずれかの樹脂から作られる」という文言である。Pallの製品は、PTEEから作られており、少なくとも60%のPTEEを含んでいた。地裁は、041特許のクレームは、完全にPFA、PEP又はEPEのいずれかの樹脂から作られることを要求しているとして非侵害との略式判決を出した。これをPTIが不服として控訴した。CAFCは、PTIが審査経過において先行技術を回避するために「PFA、PEP又はEPEのいずれかの樹脂から作られる」と補正したことに注目し、出願経過禁反言より文言上も均等上も侵害無しとして地裁の判決を支持した。
465特許は、液状物から粒子を取り除くフィルターに関する発明でる。問題となったクレーム中の、”first
and second impervious fliuoropolymeric end caps”という文言であり、キャップが単一のコンポーネントからならなければならないかが争われた。PTIのフィルターは、キャップが埋め込み（ポッチング）ディスクとフィティングからなっていた。地裁は、キャップは単一のコンポーネントからならなければならないとクレームを解釈し非侵害とした。これに対してPallもCAFCに控訴していた。CAFCは、クレームの文言は、明細書の記載や出願経過と矛盾しない限りは通常の意味に解するべきであるとした。Pallは出願経過においてIDSでパンフレットを特許庁に先行技術として提出していた。つまり、Pallは、その先行技術に開示された内容はクレームしていない（放棄した）ことになる。PTIは、465特許の発明対象はそのパンフレットに開示されていると主張し、Pallは開示されていないと主張した。CAFCは、パンフレットに何が開示されているかは当業者に理解に基づいて判断されるべきであるとした。つまり、それに基づいてPallがクレーム中のどの部分を放棄したかが決定されることになる。パンフレットに何が開示されているかという点に関して、地裁は判断していないので、CAFCは、465特許に関しては地裁の非侵害との判断を覆し、再度審理するように地裁に差し戻した。
US IP Case 最近の判決 à 11/25/2001 更新
Innovac Inc. v. Microsoft Corp., (00-1459, 08/06/2001, Fed. Cir. 2001)
クレーム解釈と争点遮断効が争われた事件である。
問題となった特許は、Innovacが有するUSP No. 4,884,750であり、自動の電話ダイヤルシステムに関する発明である。
クレーム２２中の文言“telephone dialer system”のクレーム解釈が争われた。地裁は、それは、“keypad”を含まないと解釈し、文言上も均等上も侵害無しとした。これを不服として控訴されたのが本事件である。Innvacは、Microsoft、Apple及びSonyその他の会社を被告として訴えたが、Sonyに関しては控訴しなかった。
CAFCは、地裁はクレーム解釈に関して混同をしているかもしれないとしながらも、クレーム解釈を行い、明細書及び出願経過を参酌して、“keypad”を含まないとのクレーム解釈をした。その他の文言についてもクレーム解釈を行い、非侵害との地裁の判決を支持した。
Microsoftは、InnovacがSonyに対しては控訴しなかったことを根拠に、争点遮断効によりInnovacは地裁のクレーム解釈に対して争えないと主張した。CAFCは、争点遮断効が働くためには公平かつ十分に争った先の訴訟が無ければならならないとし、本件においては、Microsoftは、下級裁判所の決定のある要素を先の訴訟であるとみなそうとしているのであって、Sonyに関して控訴しなかったことは争点遮断効を生じる先の訴訟ではないとして、Miucrosoftの主張を退けた。
US IP Case 最近の判決 à 11/22/2001 更新
Viskase Corp. v. Amrican National Can Comp.,
(99-1569, -1580, 07/31/2001, Fed. Cir. 2001)
化学特許のクレーム中に規定されたaboutを用いて表わされた数値の範囲の解釈、再審査による裁判手続きの停止、及び原告適格が争われた事件である。
問題となった特許は、USP Nos. 4,863,769, 4,976,898,
5,059,481及び5,256,351（第一ファミリー）とUSP Nos. 4,863,784及び4,988,465（第二ファミリー）であり、熱で縮む複数層の熱プラスチック組成物に関する発明である。
特に問題となったのは、第一ファミリーの特許のクレーム中で使われて数値限定、“about
0.91 g/cm3”である。地裁は、機械的に“0.905
~ 0.914 about 0.91 g/cm3”と解釈したが、CAFCは、第一ファミリーの出願と先行技術（0.910 to 0.940 g/cm3）との区別に注目し、“below 0.910 g/cm3又は below about 0.910 g/cm3のを意味すると解釈し、地裁の判決を破棄した。
被告は再審査が請求されたことを根拠に、裁判手続きの停止又は既に終了した公判の再開を求めたが、地裁は認めなかった。CAFCは、特許の再審査が請求された場合に裁判を停止するか否かはケースバイケースであって裁判官の裁量であり、地裁の判断に誤りは無いとして地裁の判断を支持した。
被告は、発明者の記載に誤りがあると主張し、それを根拠に原告適格が無いと主張した。CAFCは、発明者の記載に誤りがあるか否かは原告適格に関係なく、特許の所有者全員が原告に加わっているか否かが問題であるとして、裁判手続きの停止又は既に終了した公判の再開を認めなかった地裁の判断を支持した。
US IP Case 最近の判決 à 11/20/2001 更新
Dow Chemical Comp. v. Sumitomo Chemical Comp.
Ltd., (00-1441, 07/25/2001, Fed. Cir. 2001)
クレーム解釈と出願経過禁反言が争われた事件である。
問題となった特許は、Dow Chemicalが有する、USP No. 4,499,255特許であり、グリシジルエーテルやある種のエポキシ樹脂の調製方法の改良に関する発明である。
地裁は、クレーム解釈を行い、住友化学は非侵害であるとの判決をした。これを不服として控訴されたのが本事件であり、クレーム解釈の適否が争われた。
問題となったクレーム中の文言は、クレーム1の”boiling point”という要件である。クレーム中では以下の如くの限定となっていた：”conducting the reaction …. at a boiling point below the boiling
point of the lowest boiling coumpound among the components in the reaction
mixture”。問題となったのは、共抽出物の”boilong
point”をどのように測定するかであり、具体的には、種々の化合物を含んだ反応混合物の溶液状態で測定するのかそれとも共抽出物の蒸気の状態で測定するのかが争われた。地裁は、溶液状態で測定されたものを指すとして、非侵害との判決をしたが、Dow Chemicalは、複数の文献を提出して、当業者は、蒸気の状態で測定するのが通常であるとの主張を行なった。住友化学は、その主張を覆すような文献は提出できず、CAFCは、Dow Chemicalの主張を認めて、地裁のクレーム解釈を誤りとした。クレーム３と４中の”continuous/continuously”という限定に関しても争われ、地裁はこれを、”throughout the
duration of the additon of alkali metal hydroxide”と解釈したが、CAFCは、これは、”during …”であり、地裁はクレーム文言や明細書から支持されていない限定をクレーム中に読み込んでいるとして地裁の判断を誤りとした。その結果、CAFCは地裁の侵害判断を破棄し、住友化学の方法が、共抽出物の蒸気の状態で測定した”boilingpoint”未満の温度で反応を行なっているか否かという事実問題が未解決であるとして、それを審理すべく地裁に差し戻した。
住友化学はまた、出願経過におけるクレームを限定解釈するような審査官の陳述を元に、出願経過禁反言が働き、非侵害であるとの主張を行なった。CAFCは、そのような審査官による陳述は、出願人がそれに反論しておりかつその陳述に基づいて出願人が補正をしたりする場合を除いて、原則、出願経過禁反言を形成しないと述べ、また、本事件では、出願人が出願経過において審査官の陳述に反論をしておりそしてそれが限定要件でないことを明確にしているので、反論に基づく出願禁反言は働かないとし、住友化学の主張を退けた。
US IP Case 最近の判決 à 11/17/2001 更新
In re Roemer,
(00-1159, 07/24/2001, Fed. Cir.2001)
インターフェアレンスが争われた事件である。
RoemerのUSP No. 4,737,716特許の再発行出願とSmithのUSP No.
4,596,899特許の間でインターフェアレンスが争われた。審判部は、Roemerの出願のクレーム, 1-5,
7-15, 33, 及び34が、インターフェアレンスのカウントに対応しており、それらはSmithの特許により特許性が無いと判断した。クレーム 5 及び 7-15は、クレーム１に従属するものではなかったが、Roemerがそれらのクレームにつき別個に特許性の主張をしなかったので、クレーム１と一緒に、特許性無しと判断された。これを不服として控訴されたのが本事件である。
Roemerは、問題となったクレームを特許性無しとした審判部の判断に反論するのではなく、クレーム1-5, 7-15, 33, 及び34がインターフェアレンスのカウントに対応しているとの審判部の判断に反論を述べた。
CAFCは、まずクレーム１の解釈を行ない、クレーム１はカウントに対応しておらず、Smithの特許に対して特許があると結論し、審判部の結論を破棄した。CAFCはまた、クレーム33及び34もカウントに対応していないとして審判部の結論を破棄した。そして、5及び7-15に関しては、他のクレームの判断に依存してと特許性無しと結論されているので、それらに関する審判部の判断を取消して、再度審理するべく審判部に差し戻した。
US IP Case 最近の判決 à 11/14/2001 更新
State Contracting & Enginnering Corp. and
State Paving Corp. v. State of Florida (00-1434,
07/20/2001, Fed. Cir. 2001)
州の免責（主権免責）と契約の解釈が争われた事件である。
問題となった特許は、State Pavingが有するUSP Nos. 5,434,288と5,429,455特許であり、特に砂質土壌での建造物の建設に適したポストとセメントパイルの形成方法及びそのポストとセメントパイル構造に関する発明である。
State
Pavingは、フロリダ州と高速道路と橋の建設に関して契約を結び、その建設を行なった。州は、その建設において得たデータを、その後の建設の入札において用い、別の建設に関しては別の建設会社と契約を結んで建設を行なった。これに対し、State Pavingが州と別の建設会社を特許侵害で訴えた。
州はこれに対して、主権免責を主張した。地裁は、特許侵害に関しては州の免責を認め、別の建設会社に関しては、State Pavingと州との契約は州に特許を実施する権利を与えているので特許侵害は無しとの判決をした。これ�