本日のニュース

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判決紹介においては争点と結論のみを要約しているため、法律論が抜けています。基本的な特許法の理解のために法律部分のみの説明をTopics（本日のニュースにも）に載せてみますのでご参考ください。法律をご存じの方も知識のご確認にご利用ください。CAFC等の判決そのものは、リンクサイト(Link Index)よりリンクしてご覧ください。

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論文集 -> 2/27/01； IP News -> 02/05/03； US IP Case 最近の判決 -> 11/12/02； US IP Case その他 -> 2/20/01；Others(Topics) -> xx/xx/02； Other Countries -> 08/22/01； US Patent Pros. -> 1/16/01； US Patent Bar -> X/X/X ；質問箱 -> X/X/X； American Life -> X/X/X； English Expression -> 7/01/01；　Kenのアメリカ法の散歩道-> 3/16/01

2月の本日のニュース

IP News à 02/05/2003　更新

米国特許庁より、21 Century Strategy Planの改訂版が昨日だされ、本日、料金値上げの案が出されました。リンクは、こちら。また、現行料金と改定料金案の比較への直接のリンクはこちらを。

改正案の主な点は以下のとおりです、（１）審査請求制度は採用しない。（２）継続出願等への課金は採用しない。（３）クレーム数による加算は、数に応じて直線的な加算とする。（前の案では、累積的な加算であった）。（４）先行技術の調査義務を出願人には課さず、現状の自発的なIDSのままとする。（５）特許庁による先行技術調査は外部機関を使う。また、出願費用とは別に調査料金を設けた。

11月の本日のニュース

IP News à 11/12/2002　更新

HR2215により、特許法第102(e)も改正され、昨日報告したようにこれに伴って特許庁よりガイドラインがされています（2001年11月7日発表）。ご存知のように、1999年の改正の際にも、特許庁よりガイドラインが出されていました（2001年11月7日発表）。この2つを比較してみましたのでご参考ください。ファイル（ｐｄｆ）へのリンクはこちら。

US IP Case 最近の判決 à 11/12/2002　更新

Cybersquatterに対して、商標権社がドメインネームの取り消しや移転を求める場合は、被告（Cybersquatter）が居住しているまたはドメインネームの登録機関が存在している地区を管轄する裁判所に訴訟を起こさなければならないとされている。Anticybersquatting Consumer Protection Act of 1999 (ACPA) "contemplates exclusively a judicial district within which the registrar or other domain-name authority is located."

ある事件で、商標権者が５７のドメインネームの取り消しを求めてＮＹ地裁に提訴した。もちろん、被告がたくさんいるので、被告（Cybersquatter）が居住している地区という要件では、ひとつの裁判所がすべての被告に対して裁判管轄権を持つことはない。また、ドメインネームの登録機関はＮＹには存在していなかった。そこで、被告は、ドメインネームの登録機関に要求して、ドメインネームの登録機関からcertificateを裁判所にdepositすることによりＮＹの裁判所が裁判管轄を持つと主張した。しかし、地裁はその主張を退け、控訴裁も地裁の判断を支持した。Mattel, Inc. v. Barbie-Club.com, 01-7680 (2nd Cir., 2002)

IP News à 11/11/2002　更新（重要！！！）

11月6日の特許法の改正に関するHR2215法案に関する説明で一部間違いがありました。訂正申し上げます。

先に、「改正法のもとでは、米国以外において英語でPCT出願したものは、米国の国内移行した後特許とならない限り、102(e)の先行技術とはならなくなりました。」と書いていましたが、今回、102(e)と同時に国際公開の効果に関する374条も改正されており、そこで、国際公開を122(b)の公開と見なすという規定がはいりました。これにより、米国を指定国にしたPCT出願であって英語で国際公開されたものは、122(b)の下で公開されたものとみなされ、その結果、国際出願日において102(e)の先行技術となります。374条の部分の改正を見落としていました。訂正した解説はこちらです。

また、特許庁から、改正後の102(e)に関する運用のガイドラインが出されています。例が9つ挙げてありますので、非常に判りやすいです。（102(e)のガイドラインへのリンク）。

US IP Case 最近の判決 à 11/08/2002　更新

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. v. aaiPharma Inc., (S.D.N.Y. , No. 01 Civ. 10102, 09/19/2002)

後発医薬品のメーカーが特許非侵害および特許無効の確認判決を提訴する資格があるか否かが争われた事件である。

先発メーカーであるaaiPharmaの会長であり役員である人物が、ウォルストリートジャーナル紙において、もし後発メーカーがロイヤリティーの支払いを拒否したらaaiPhjrmaによって提訴されるであろうということ（７月２０日の新聞）と、後発メーカーが特許を侵害せずに後発医薬品をつくることは困難であろうから我々よりライセンスを受ければそのような障害はなくなる（８月１０日の新聞）という発言を行っていた。このことを根拠に、Dr. Reddy’s Laboratories（DRL）が確認判決を求めて提訴した。aaiPharmaは、確認判決を提訴できるのに十分な”threat”はないとして訴訟の却下を求めた。

発言の対象である後発メーカーを特定しておらず、DRLはそれらのひとつに過ぎなかった。しかし、裁判所は、十分な”threat”があるとした。裁判所はまた、aaiPhasrmaが他の特許に関して、DRLをはじめとする後発メーカーを提訴している事実も、”threat”に対するDRLの合理的な恐れを裏付けるものであるとした。そしてDRLは、製品を製造しそしてFDAの認可を得るために多くに投資をしているので、DRLは確認判決を求めるために必要な具体的なステップを行っているとして確認判決の提訴を認めた。

IP News à 11/06/2002　更新

特許法の改正に関するHR2215法案に、大統領が11月2日書名しました。これにより、正式に改正法が成立しました。

主な改正点は、再審査における審査中に考慮された先行技術の取り扱いと、特許権者以外のものによる再審査の決定に対するCAFCへの提訴権、と102(e)におけるPCT出願の取り扱いです。詳しくは、こちらにまとめてあります。また、国会のレポートそのものへのリンク（全部で239ページあります。House Report 107-107 House of Representatives 2d Session 21ST CENTURY DEPARTMENT OF JUSTICE APPROPRIATIONS AUTHORIZATION ACT on HR 2215 September 25, 2002, Division B Title III Section 13101 et seq.、143ページから）。

IP News à 11/05/2002　更新

数週間前にBush大統領が後発品医薬品メーカーによる医薬品の申請にかかわるHatch-Waxman法の改正（実際は解釈の変更であるが）に関してアナウンスとしました。これとは別に、Hatch-Waxman法の改正法案が現在議会で審理中です。そこで、ここで、それぞれの内容と現状を簡単にまとめてみたと思います。

Bush大統領の提案：

これはHatch-Waxman法の法律改正ではなく、解釈の変更です。つまり、現状では先発メーカーは後発メーカーのFDAへの申請に伴い、同じ医薬品に関しても何度も訴訟を起こせ30ヵ月の認可停止の恩恵を受けることができます。これを、法律の解釈を変えることにより30ヵ月の認可停止の恩恵は1回のみ受けることができることにしようというものです。また、先発メーカーは認可医薬品にかかわる特許をFDAに申請し、それらはオレンジブックに掲載されますが、その際の要件をもっと厳しくしようというものであり、これもHatch-Waxman法そのものの改正ではありません。

Hatch-Waxman法の改正法案

これは、Hatch-Waxman法そのものを改定する案であり、上院をすでに通過し、現在下院で審理中です。内容は、

(1) 先発メーカーがFDAの認可を受けてから30日を超えて、FDAのオレンジブックにリストアップされた特許に関しては、後発メーカーによる特許無効又は非侵害のCertificate提出後の45日以内に、先発メーカーは差止め請求ができる。但し、先発メーカーがこの期間に差止請求をしなかった場合は、後発メーカーが市場に製品を投入した場合の差止請求の権利を放棄したことになる。

(2) 先発メーカーに対して特許の無効性又は非侵害を主張してFDAに認可申請を行なった第一の後発メーカーに対して、180日の独占的権利（第二またはそれ以降の後発メーカーは、第一の後発メーカーが製品を市場に投入してから180日間は製品を市場に出せない）が与えられるが、もしその第一の後発メーカーによる製品の市場への投入が遅れた場合はその180日の独占的権利は没収される。（先発メーカーと第一の後発メーカー間の同意で、製品の市場への投入が遅れた場合等）。

(3) FDAの認可申請行なう後発メーカーは、オレンジブックにリストアップされている特許を削除することに関して、民事訴訟を起こすことができる。（現在は、CAFCの判決により、Hatch-Waxman Actの元で先発メーカーと後発メーカーの間で起こった訴訟において、オレンジブックの訂正を裁判所に求めることはできないとされている。そのため、オレンジブックにリストアップする特許が現実に先発メーカーの製品をカバーしていない場合でも、先発・後発メーカー間の訴訟においてその訂正を求めることはできない。）。

余談ですがBush大統領の提案は、先発メーカーから非難を浴びているのはもちろんですが、後発メーカーからもある種の批判を受けています。それは、法律そのものを改正するのではなく解釈で運用しようというところにあるようです。Bush大統領の演説によると、一般消費者と保険機構と会社が、不必要に高い医薬品料を払わされており、特に高齢者がその被害をこうむっていると強調しています。選挙前ですし、政治的な意図を感じるのは私だけでしょうか。

10月の本日のニュース

US IP Case 最近の判決 à 10/30/2002　更新

Texas Digital Systems Inc. v. Telegenix Inc., (02-1032, 10/16/2002, Fed. Cir. 2002)

クレーム解釈が争われた事件である。具体的には、クレーム解釈において、辞書等の証拠がどのような優先順位で用いられるかが問題とされた。

Texas Digitalは、発光ダイオードのカラー画素の制御をする方法と装置に関する4つの特許（USP Nos. 4,845,481; 4,965,561; 4,734,619）を取得し、Telegenixを特許侵害で訴えた。地裁は故意侵害を認め、差止めを認めた。それを不服として控訴されたのが本事件である。

CAFCは、クレーム解釈における、辞書等の役割に言及した。そして、出願時において公衆が見ることができた辞書、百科事典、学術論文は、外部資料ではなく、クレーム解釈において信頼のおける情報供給源であるとした。つまり、クレーム解釈においてはまずクレームの文言を通常の意味に理解すべきであるが、辞書、百科事典および学術文献は、クレーム文言の通常の意味を決定するに際して有用であり、出発点になると示した。また、もし辞書によると2以上の意味が与えられている場合は、必ず内部資料を検討し、発明者による言葉の使用と最も一致する意味に決定すべきであり、辞書により2以上の意味が与えられておりかつ2以上の定義が内部資料と一致する場合は、クレーム文言は全てのそのような意味を含むと解釈すべきである。そして、クレーム解釈においては、通常の意味に解釈することが第一歩であるので、明細書の記載内容や出願経過よりも辞書の方がより良い出発点であると示した。

特許の非表示による損害賠償の制限（第287条）は、特許権者が、表示をすべき特許製品を持っていない場合は、適用されないと判示した。

US IP Case 最近の判決 à 10/28/2002　更新

In re Huston, (02-1048, 10/17/2002, Fed. Cir.2002)

優先権と進歩性が争われた事件である。

Hustonは、GPSシステムを用いて決定したゴルファーの位置に基づいてスクリーンに広告メッセージを表示する方法および装置に関して特許出願を行った。Hustonは、1991年12月10日に最初の出願（No.07/804,368）を行い、次いで1994年9月22日にCIP出願（No. 08/313,718）を行い、そして1994年12月30日に本判決で問題となっている出願（No. 08/926,293）を行った。

審査官は、問題となっている発明は383出願には開示されていないので、293出願のクレームに関しては383出願の開示は112条の要件を満たしていないので、383出願の優先権を享受できないとした。そして、先行技術より進歩性なしとした。

審判部は、293出願の有効出願日は、1994年12月30日であるとして、先の2つの出願の優先権を享受できないとした。そして、先行技術より進歩性ないとして、審査官の拒絶を支持した。それを不服としてCAFCに提訴されたのが本事件である。

出願人は、368出願は”genus”を開示しており、293出願は”species”を開示しているので、優先権を享受できると主張したが、CAFCは、仮に293出願の構成要件が363出願の構成要件の一部（下位概念）であったとしても、問題となっている特定の構成要件が363出願では開示されていないので優先権は認められないとした。

審判部は、「一般的知識および一般常識」との表現を用いて293出願の発明を進歩性なしとした。出願人は、In re Leeの判決をもとに、「一般的知識および一般常識」との根拠は許されないと主張した。しかし、CAFCは、審判部は、実際には自分自身の知識を頼りに出願を特許性なしとしたのではなく、動機付けは先行技術自身の中に見出されるので、本事件は、In re Leeとは異なり、進歩性無しとの判断に誤りはないとした。

IP News à 10/22/2002 更新

今年の1月にCAFCで出された、Prosecution laches（出願手続きの懈怠）を認めたSymbol Tech., Inc. v. Lemelson事件は、Lemelsonにより米国最高裁に裁量上訴が提出されていましたが、10月7日、最高裁は裁量上訴の受理を拒否しました。これにより、Prosecution laches（出願手続きの懈怠）の抗弁が存在することが、確定しました。なお、この事件でProsecution lachesにより特許の権利行使不能であるか否かについては、現在地裁で審理中です。

IP News à 09/29/2002　更新 (10/02/2002 加筆、10/04/2002 情報更新)

9月26日に、再審査に関する改正法案を含んだ下院の法案（H.R.2215）が下院を通過しました。そして、10月3日に、上院がH.R.2215を承認しました。これは、ＩＰに関するいくつかの改定法案を含んでいます。あとは大統領の署名を待つことになりますが、署名されて法律となるのは確実と思われています。

なお、今回の法案に含まれている再審査に改正の内容は、以下の2点です。

In re Portola Packaging Inc.の判決（特許庁で考慮された資料の再審査での利用の制限）を法律により覆す法案。つまり、審査過程で引用された先行技術のみに基づいてであっても、特許性に関する新たな実質的な疑問に基づいて再審査を請求できる。なお、新しい法律の適用は、法律が施行された日以降の審判部の決定に適用されます。

第三者も特許庁審判部の再審査の決定に対して巡回区控訴裁判所に控訴できるとする法案。なお、新しい法律の適用は、法律が施行された日以降に始まる再審に適用されます。

US IP Case 最近の判決 à 10/01/2002　更新

In re Bogese, (01-1354, 09/13/2002, Fed. Cir. 2002)

出願経過の懈怠（prosecution history laches）が争われた事件である。

Bogeseは、1978年6月14日に最初の出願（05/915,457出願）を行った。この出願は特許とならず、継続出願（06/120,846出願）を行い、457出願は放棄された。846出願も審査官に拒絶され、その後審判部に行き、提訴されてCAFCにおいて審理され、そして審判部に差し戻され、またCAFCに提訴され、最終的には全てのクレームの拒絶を支持した判決をCAFCが1987年3月16日に出した。（この間、Bogeseは、1980年12月10に、846出願を基にして、一部継続出願を行い、それはその後、5つの特許になった）。CAFCの判決後の、1987年4月6日に、Bogeseは、継続出願（07/033,855出願）を行い、846出願は放棄した。855出願においては、補正も主張も行なわなかったために、拒絶された。その後、Bogeseは、855出願の継続出願（07/144,687出願）を行い、855出願を放棄したが、やはり、補正も主張も行なかった。これを繰り返し、結果として、CAFCの判決後、11の継続出願を行った。11個目の出願において、審査官は、次の出願は、出願経過の懈怠により拒絶され得ると、警告していた。ところが、Boegseは12個目の継続出願を行った。そして、12個目の継続出願において、1995年9月18日に初めて拒絶理由に対してまともな応答をしたが、審査官は、進歩性無しおよび出願経過の懈怠により出願を拒絶した。Bogeseは審判部に審理を請求しが、審判部はやはり、進歩性無しおよび出願経過における懈怠により、出願を拒絶した。これを不服として、CAFCに提訴されたのが本事件である。

CAFCは、Symbol Technologiesの判決を引用して、出願経過の懈怠の法理が認められたものであることをまず確認し、そして、PTOは、それに基づいて出願を拒絶する権限があると認めた。そして、出願経過の懈怠により出願を拒絶した審判部の決定を支持した。